Infracción de patentes

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Términos:

Infracción de patente:
Vender, ofrecer vender, usar o fabricar un producto patentado sin el permiso del propietario (por licencia, renuncia u otro contrato) puede constituir una infracción y exponer al vendedor/usuario/fabricante no autorizado a responsabilidad, incluso si la infracción fue involuntaria.

Infracción Directa:
Participar activamente en un uso prohibido de la propiedad patentada de otra persona.

Infracción inducida:
Inducir activamente a alguien a hacer uso prohibido de la propiedad patentada de otra persona.

Infracción contributiva:
Contribuir al uso no autorizado de la propiedad patentada de otra persona también puede constituir infracción según la ley de patentes.

Cuestión de derecho:
Una cuestión de derecho es algo que responde el juez, no el jurado. Si bien el juez puede necesitar basarse en varios hechos para tomar su decisión, la decisión es en última instancia suya.

Pregunta de hecho:
Una pregunta de hecho es una que es respondida por el descubridor de hechos en un caso. En un juicio con jurado, es el trabajo del jurado hacer estas determinaciones. Sin embargo, cuando no hay jurado, el juez actuará como investigador de los hechos (juicio en tribunal).

Doctrina de Equivalentes:
La doctrina de los equivalentes es una norma legal en la mayoría de los sistemas de patentes del mundo que permite a un tribunal responsabilizar a una parte por infracción de patente, aunque el dispositivo o proceso infractor no esté comprendido en el ámbito literal de una reivindicación de patente, pero, sin embargo, sea equivalente a la invención reivindicada.

Al igual que con los derechos de autor y las marcas comerciales, los usuarios no autorizados de la propiedad intelectual protegida pueden ser considerados responsables bajo la ley de patentes. Este es el núcleo de la protección de patentes. Sin embargo, la infracción de patentes es una cuestión algo más compleja que en otras esferas del derecho de propiedad intelectual.

El capítulo 28 (§§271, 272 y 273) del Título 35 es el más pertinente a este respecto. Hay tantos casos importantes relacionados con el §271 que la entrada de LEXIS para esta sección se divide en dos partes. Esto debería servir como una advertencia, por lo tanto, en cuanto a la riqueza de material que no se puede cubrir dentro del alcance de este curso.

Infracción Directa v. Infracción Inducida & Infracción contributiva

§271 (a) aborda lo que se conoce como infracción directa. Esto es análogo a las protecciones contra la infracción que existen en el derecho de autor y el derecho de marcas. Sin embargo, en el caso de las patentes, una parte que no utilice o fabrique por sí misma una invención protegida puede ser considerada responsable de infracción en virtud del artículo 271(b) o del artículo 271(c) en virtud de las teorías de infracción inducida y de infracción contributiva.

Algunos utilizan el término «infracción indirecta» para referirse a los casos de las subsecciones b) y c), mientras que otros reservan este término exclusivamente para la infracción inducida. Por lo tanto, en nombre de la simplicidad, evitaremos por completo el término «infracción indirecta». Tenga en cuenta, sin embargo, que el término es utilizado ampliamente por los tribunales y los textos académicos. Dicho esto, la mayoría parece considerar tanto la infracción inducida como la concurrente como formas de infracción indirecta.

Las disposiciones para infracciones en virtud de las subsecciones (b) y (c) son dramáticamente diferentes de todo lo que hemos visto en derechos de autor y marcas comerciales:

EJEMPLO (1): Matthew y Meagan son hermanos que son ferozmente competitivos el uno con el otro. Un día Matthew desafía a Meagan a hacer una reproducción del «Fuzzinator» patentado y venderlo a su amigo, Toby. Sin querer perder la cara, Meagan produce una copia infractora de la máquina y la vende con éxito a Toby. Mientras que Meagan es responsable bajo §271 (a) por infracción de patente, Matthew es responsable bajo §271(b) por inducir activamente la infracción.

EJEMPLO (2): Unos días antes, Matthew había desafiado a Meagan a duplicar un dibujo de su libro favorito, «Doug el perro merece postre.»La copia infractora que produce de ninguna manera expone a Matthew a responsabilidad por infracción de derechos de autor.

§271 (b) la infracción inducida requiere algo más que simplemente sugerir que alguien podría beneficiarse de un producto patentado. La subsección establece la responsabilidad para alguien que «induce activamente una infracción», lo que requiere algún tipo de acto intencional o intencional. Demostrar a los demás cómo se puede usar un dispositivo para recrear un dispositivo patentado es suficiente. Véase, por ejemplo, Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F. 2d 407 (5th Cir. 1963). El demandante que reclama una infracción debe demostrar que el demandado sabía o debería haber sabido que sus acciones inducirían a otros a infringir la patente del demandante. Véase Hilgraeve, Inc. v. Symantec Corp., 272 F. Supp 2d 613 (E. D. Mich. 2003).

EJEMPLO: Meagan no es particularmente brillante (por lo que Matthew es capaz de convencerla de hacer tantas cosas tontas). Ella, sin embargo, está muy enamorada de su hermano mayor y trata de emularlo de cualquier manera posible. Por lo tanto, desafía a su amiga a producir y vender un llavero que es idéntico a un llavero nuevo y patentado que acaba de salir al mercado. Si Meagan no tiene idea de que sus acciones inducirán la infracción de una patente válida, no es culpable según el §271(b).

En los casos de infracción concurrente, una cuestión crucial es si el dispositivo que ayuda a la infracción es un «bien básico» que tiene muchos fines distintos de ayudar en la infracción de patentes. Si es así, el fabricante del dispositivo no es responsable de la infracción contributiva bajo §271 (c), que excluye explícitamente de su alcance cualquier

» artículo básico o mercancía comercial adecuada para un uso sustancial no infractor….»

Incluso si la mayoría del uso del bien básico será un uso infractor, tener un «uso sustancial no infractor» lo salvará de la responsabilidad §271(c).

Además, la infracción contributiva puede ocurrir cuando una parte simplemente fabrica y vende un artículo que los clientes utilizarán en infracción. En estos casos, sería demasiado oneroso obligar al titular de la patente a demandar a los infractores directos, es decir, a los consumidores. Véase Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U. S. 476 (1964).

Además, es posible que cualquier caso de infracción concurrente pueda quedar comprendido en la disposición sobre infracción inducida del apartado b), y que los tribunales apliquen el apartado c) cuando el único uso legítimo sea la infracción. Véase Hornbook en el 473.

Infracción directa de Patente

Para establecer un caso de infracción inducida o infracción concurrente, primero se debe establecer que ha habido una infracción directa de la patente.

La infracción directa, en virtud del §271 (a), no requiere que el infractor tuviera conocimiento de la patente o de su infracción de la misma; el mero hecho de participar en una de las cinco actividades prohibidas lo hace culpable de infracción. Los cinco actos prohibidos en virtud de esta sección, cuando se realizan sin el permiso del titular de la patente, son:

1. Hacer un invento patentado.
2. Utilizando una invención patentada.
3. Ofreciendo una invención patentada a la venta.
4. Vender una invención patentada.
5. Importación de una invención patentada en los Estados Unidos.

A menudo, el hecho de que el infractor acusado hizo, usó, vendió, etc., un producto o proceso no está en disputa en una demanda por infracción. La cuestión, más bien, es si ese producto o proceso infringe una patente válida.

Hay dos pasos esenciales para un caso de infracción. En primer lugar, la patente en cuestión debe interpretarse para determinar lo que está protegido. En segundo lugar, el producto o proceso del demandado debe compararse con la propiedad protegida para determinar si infringe la patente.

EJEMPLO: Stan y Kyle crean un robot, para el que solicitan y se les concede una patente. Cuando afirman que el robot de Cartman infringe su patente, Cartman no necesita negar la fabricación de su robot. No hay duda de que Cartman hizo el nuevo robot (a pesar de sus protestas en sentido contrario) porque su madre ya les dijo a todos que su dulce niño había creado esta maravillosa máquina. La pregunta es si el robot de Cartman infringe una invención patentada propiedad de los otros chicos.

Construcción de la reclamación & Interpretación

Hasta que no se entienda con precisión lo que está protegido, una reclamación por infracción no puede seguir adelante. Recordemos que el lenguaje de una solicitud de patente debe ser preciso. Esa precisión es importante no solo para obtener la patente, sino también para evitar que otros copien la nueva invención.

Determinar los límites precisos de la demanda es una cuestión de derecho que determina el juez. Véase Winans v. Denmead, 56 U. S. 330( 1854); Glaxo Group, Ltd. v. Apotex, Inc., 268 F. Supp 2d 1013 (N. D. Ill. 2003); Markman c. Westview Instruments, 517 U. S. 370 (1996).

El lenguaje utilizado en la solicitud de patente, así como la especificación y cualquier diagrama o modelo de la invención, serán relevantes para la decisión del juez, al igual que el historial de procesamiento de patentes. Una vez determinado el alcance de la patente, corresponde al jurado/investigador comparar el producto del demandado con la reivindicación de patente correctamente construida. Ver Arthrocare Corp v. Smith & Nephew, Inc., 310 F. Supp 2d 638 (D. Del. 2004).

La construcción de la reclamación es una parte vital del proceso, ya que aplicar un significado diferente a una sola palabra o frase puede llevar a resultados diferentes en el caso. Además de las pruebas intrínsecas mencionadas anteriormente (la reclamación, la especificación, etc.), el juez puede considerar pruebas extrínsecas (como diccionarios y testimonios de expertos) para llegar a una decisión. Este proceso generalmente se denomina audiencia de Markman.

Además, hay ciertos «cánones de construcción» que guían a los tribunales en la construcción e interpretación de reclamaciones. Estos incluyen:

• Titular de la patente como lexicógrafo: El titular de la patente es libre de usar palabras de una manera nueva o de crear sus propias palabras, siempre que el uso sea claro y esté en la especificación. Dado que las patentes tratan de tecnología novedosa, la única manera de describir la invención suele ser con términos novedosos.
• Especificaciones utilizadas para comprender (no variar, limitar o agregar reclamaciones): Si bien la especificación es relevante para la construcción de la reclamación (consulte Markman, arriba), la especificación solo debe usarse para arrojar luz sobre la reclamación, en lugar de alterar la reclamación de cualquier manera.
• Diferenciación de reclamaciones: Las reclamaciones múltiples deben interpretarse de manera que una reclamación no sea superflua. En otras palabras, debe entenderse que cada reivindicación de una patente tiene un significado diferente del de cualquier otra reivindicación.
• Reclamaciones interpretadas para preservar la validez: Cuando son posibles dos interpretaciones posibles de la reclamación, una de las cuales haría que la reclamación fuera inválida, prevalecerá la interpretación que preserve la validez de la reclamación.

Esto debería bastar para hacer hincapié en la observación formulada en el capítulo 6 de que las solicitudes de patente deben dejarse en manos de los expertos en la materia. El formato y la redacción de la reclamación pueden tener efectos mucho más allá de los previstos durante los días embriagadores posteriores al descubrimiento de una nueva invención. Es decir, cuando el polvo inicial se asiente y comience a surgir una nueva tormenta en forma de un caso de infracción, la redacción precisa de la reclamación, así como el historial de procesamiento de patentes, tendrán un efecto dramático en el resultado del caso. Cuando llegue ese día, ay del profesional del derecho que redactó negligentemente la solicitud de patente debido a la falta de experiencia profesional.

Infracción literal (el Caso Super Soaker)

Una vez que el juez ha delineado los límites de la patente, tal vez en línea con uno o más de los cánones de construcción, el producto del demandado debe compararse con la propiedad protegida. Hay dos formas de que se produzca una infracción. O el producto del demandado incluye los elementos precisos de una de las reclamaciones del demandante (infracción literal) o el producto podría incluir algunos elementos diferentes, pero sin fundamento, en cuyo caso infringiría la Doctrina de Equivalentes.

La infracción literal es, bueno, bastante literal. Si el producto del demandado carece de un solo elemento incluido en la solicitud de patente, no hay infracción literal. Tenga en cuenta que el producto del demandado aquí no debe compararse con el producto patentado, sino con la reivindicación de patente. Ver Loctite Corp v. Ultraseal, Ltd., 781 F. 2d 861 (1985).

El verano de 1993 fue particularmente caluroso. Al menos, debe haber sido particularmente caluroso en algún lugar, ¿verdad? Y gracias a Larami Corp. v. Amron, 27 U. S. P. Q. 2d (BNA) 1280 (E. D. Pa. 1993), los niños de todo el país tenían una opción más para refrescarse. (Obsérvese que estas partes también estaban involucradas en una controversia sobre marcas: Larami Corp. c. Amron, 1994 U. S. Dist. LEXIS 9453 (S. D. N. Y. 1994).)

Si bien el nombre Larami puede no ser una palabra familiar, los padres de los jóvenes probablemente estén familiarizados con la línea de pistolas de agua Super Soaker hechas por esa compañía. El tribunal reiteró la regla de que el titular de la patente debe demostrar que cada elemento de la reivindicación de patente está en el producto acusado, y que si falta un solo elemento, no habrá infracción literal. Aunque la postura procesal del caso hace que Larami sea el demandante, el propietario de la patente era Amron y Larami era el infractor potencial.

La solicitud de patente de Amron utilizó el siguiente idioma:

juguete que comprende una carcasa alargada con una cámara para un líquido, una bomba que incluye un pistón con una varilla expuesta y que se extiende hacia atrás de dicho juguete, lo que facilita el funcionamiento manual para acumular una cantidad apreciable de presión en dicha cámara para expulsar un flujo de líquido de la misma a una distancia apreciable sustancialmente hacia delante de dicho juguete, y medios para controlar la expulsión. (Cambios en el original, sin cursiva en el original.)

Crucial aquí es la palabra «ahí».»El tribunal determinó que el producto Larami no tenía sala «en él» y, por lo tanto, no hubo infracción literal. En cambio, el Super Soaker tenía un depósito de agua externo. El tribunal hizo mucho de esta frase «sala en ella», y la decisión parece basarse en gran medida en el hecho de que el producto Larami no satisfacía ese elemento de la reivindicación de patente de Amron.

El caso Super Soaker es un ejemplo perfecto de los extremos que se deben cumplir para distinguir un caso de infracción literal. Debido a que el Super Soaker tenía una cámara «allí» y no una cámara «allí», no hubo infracción literal según el tribunal.

La Doctrina de Equivalentes (DOE)

Incluso cuando el titular de una patente no puede demostrar una infracción literal de su invención, podría ser posible ganar un caso de infracción basado en la Doctrina de Equivalentes. Citando a Lear Siegler, Inc. v. Sealy Mattress Company, 873 F. 2d 1422, 1425 (Fed. Cir. 1989), el tribunal de Larami señaló que la Doctrina de los Equivalentes se utiliza para «obstaculizar» a un «copista sin escrúpulos» que evita la infracción literal al tener cuidado de no copiar todos los detalles de la solicitud de patente. El Tribunal de Justicia señala, sin embargo, que se trata de

«reservado para el caso excepcional.»

La Doctrina de Equivalentes (DOE) es un acto de equilibrio. En un lado de la balanza, debemos poder confiar en la redacción de una patente. Por otra parte, los titulares de patentes deben gozar de cierto nivel de protección contra quienes pretenden eludir de manera fraudulenta e intencional los límites de la infracción literal. El DOE es una idea creada judicialmente que tiene como objetivo mantener estos objetivos en equilibrio.

Una prueba utilizada bajo el DOE proviene de Graver Tank v. Linde Air Products, Co., 339 U. S. 605 (1950). Esto se conoce como la «Prueba de Graver (Tanque)», la «Prueba de Función-Vía» o, a veces, la «Prueba de Función-Vía-Resultado».»Como sea que lo llamemos, la pregunta es esta: ¿Funciona sustancialmente el dispositivo acusado de la misma manera y logra sustancialmente el mismo resultado que el dispositivo patentado? Si es así, podría ser un dispositivo infractor bajo el DOE. (Esto no se limita necesariamente a un dispositivo.)

Otro criterio utilizado por algunos tribunales es el de la Intercambiabilidad Razonable. Aquí, un producto infringe el dispositivo patentado si es una «persona experta en el arte» (¿recuerda ese lenguaje de nuestra discusión de solicitud §112?) consideraría que los elementos son razonablemente intercambiables.

Al igual que con muchas doctrinas que se originan y permanecen en las cortes, la CIERVA tiene muchas encarnaciones diferentes. Hornbook en 483 analiza la «Prueba de Diferencias Insustanciales».»Otros principios que a veces desempeñan un papel en los casos de EOD incluyen la concesión de una protección más amplia a las invenciones pioneras y las pruebas de equivalencia en el momento de la infracción (lo que significa que el alcance de la patente puede cambiar con el tiempo). De hecho, en Warner-Jenkinson (que se examina más adelante), el Tribunal Supremo optó por no prescribir una prueba en particular que los tribunales debían aplicar en virtud de la EOD, sino que dio a los tribunales la flexibilidad de llevar a cabo su análisis de una manera adecuada al caso en cuestión. Véase también Hornbook en 485.

Limitaciones de la Doctrina de Equivalentes

Debido a que el DOE está destinado a equilibrar intereses contrapuestos (fiabilidad de la redacción de la patente frente a protección contra la falsedad), sus límites no son ilimitados.

Un caso moderno líder en la Doctrina de Equivalentes es Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U. S. 17 (1997). En Warner-Jenkinson, el concepto de «estoppel de la envoltura de archivos» o «estoppel de la historia de enjuiciamiento» se desarrolló en desventaja del propietario de la patente.

Al procesar una solicitud de patente, a veces se realizan cambios en la solicitud para satisfacer las solicitudes de toma de fuerza. En Warner-Jenkinson, Hilton Davis había añadido una limitación a su solicitud de patente con el fin de distinguir su invención de una patente existente y, por lo tanto, convencer a la TDF de que emitiera su nueva patente. La invención infractora acusada en el caso, sin embargo, habría caído bajo la demanda tal como estaba escrita originalmente, pero no bajo la demanda en su forma enmendada. Debido a que este cambio era parte de la historia de la fiscalía, y debido a que este cambio era aparentemente vital para la patente que se estaba emitiendo, el hecho de que un dispositivo acusado no entrara dentro de la reclamación enmendada evita que ese dispositivo caiga dentro del DOE.

EJEMPLO: Helene es tasadora de bienes raíces e inventora amateur. Ha inventado una nueva cámara que toma fotografías de las propiedades del sujeto e imprime etiquetas que incluyen listas detalladas de las otras propiedades cercanas. Durante la tramitación de la patente, su reclamación se modifica para incluir la siguiente limitación: «imprime etiquetas con tinta contenida en la cámara.»(adición en cursiva). Si un competidor desarrolla más tarde un dispositivo similar y Helene demanda por infracción, fallará incluso bajo el DOE si el dispositivo de la competencia usa tinta en un cartucho independiente de la cámara. Después de todo, el hecho de que la tinta estaba en la cámara parecía muy importante en Helene garantizar la patente, por lo que el hecho de que su competidor dispositivo no incluye este elemento también debe ser muy importante…esta vez en distinguir como un no-equivalente y realicen dispositivo.

La idea aquí es que el solicitante renunció al derecho a reclamar la propiedad de cualquier cosa excluida por la limitación añadida durante la tramitación de la patente, y por lo tanto no puede prevalecer sobre una reclamación de infracción que depende de la propiedad del elemento o elementos excluidos.

Más recientemente, el Tribunal Supremo examinó el impacto del estoppel de la historia de la fiscalía en la medida en que afectaba a la Doctrina de Equivalentes en Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku, 535 U. S. 722 (2002), sosteniendo que tales enmiendas no crean un bar absoluto, sino que deben examinarse a la luz de la razón del cambio.

Antes de salir del DOE, debemos notar la rara vez aplicada «Doctrina Inversa de Equivalentes».»La EOD inversa se aplica cuando un infractor acusado produce un dispositivo que infringiría literalmente o infringiría la EOD, pero que produce un resultado tan diferente del dispositivo patentado que se considera una invención no infractora. Véase SRI International v. Matsushita Electric Corp, 775 F. 2d 1107 (CA 1985). La principal EOD inversa subyacente es que el titular de una patente no debe ser capaz de sofocar innovaciones dramáticas a través del monopolio otorgado por la toma de Fuerza.

EJEMPLO: Pam Sawnd inventa un dispositivo que utiliza una «fuente de luz» para ayudar a alinear tuberías en un túnel. La» fuente de luz » en uso es una linterna de alta potencia. Pocos años después de la patente de Pam, L. G. Mara fabrica un dispositivo idéntico que utiliza un láser como fuente de luz. Este cambio no elimina la responsabilidad del dispositivo de L. G. como dispositivo infractor literal. Sin embargo, debido a que el uso de un láser es altamente innovador, un tribunal sería reacio a evitar que L. G. use su dispositivo simplemente porque Pam tiene una patente válida. La Doctrina Inversa de los Equivalentes se aplicaría aquí.

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