Contrefaçon de brevet

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Conditions:

Contrefaçon de brevet:
La vente, l’offre de vente, l’utilisation ou la fabrication d’un produit breveté sans l’autorisation du propriétaire (par licence, renonciation ou autre contrat) peut constituer une contrefaçon et exposer le vendeur / utilisateur / fabricant non autorisé à la responsabilité, même si la violation était involontaire.

Infraction directe:
S’engager activement dans une utilisation interdite de la propriété brevetée de quelqu’un d’autre.

Infraction induite:
Inciter activement quelqu’un à faire un usage interdit de la propriété brevetée de quelqu’un d’autre.

Contrefaçon contributive :
Contribuer à l’utilisation non autorisée de la propriété brevetée de quelqu’un d’autre peut également constituer une contrefaçon en vertu du droit des brevets.

Question de droit:
Une question de droit est une chose à laquelle le juge répond et non le jury. Bien que le juge doive peut-être se fier à divers faits pour prendre sa décision, la décision lui appartient en fin de compte.

Question de fait:
Une question de fait est une question à laquelle le chercheur de fait répond dans une affaire. Dans un procès devant jury, c’est au jury de prendre ces décisions. Cependant, lorsqu’il n’y a pas de jury, le juge agit en tant que chercheur de faits (procès au banc).

Doctrine des équivalents:
La doctrine des équivalents est une règle juridique dans la plupart des systèmes de brevets mondiaux qui permet à un tribunal de tenir une partie responsable d’une contrefaçon de brevet même si le dispositif ou le procédé contrefaisant n’entre pas dans la portée littérale d’une revendication de brevet, mais est néanmoins équivalent à l’invention revendiquée.

Comme pour les droits d’auteur et les marques de commerce, les utilisateurs non autorisés de la propriété intellectuelle protégée peuvent être tenus responsables en vertu du droit des brevets. C’est au cœur de la protection par brevet. La contrefaçon de brevets est cependant une question un peu plus complexe que dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle.

Le chapitre 28 (§§271, 272 et 273) du titre 35 est le plus pertinent ici. Il y a tellement de cas importants touchant au §271 que l’entrée LEXIS de cette section est divisée en deux parties. Cela devrait donc servir d’avertissement quant à la richesse du matériel qui ne peut pas être couvert dans le cadre de ce cours.

Infraction directe v. La contrefaçon induite & La contrefaçon contributive

Le §271(a) traite de ce qu’on appelle la contrefaçon directe. Ceci est analogue aux protections contre la contrefaçon qui existent dans le droit d’auteur et le droit des marques. En ce qui concerne les brevets, cependant, une partie qui n’utilise pas ou ne fabrique pas elle-même une invention protégée peut toujours être tenue responsable de la contrefaçon en vertu du §271(b) ou du §271(c) en vertu des théories de la contrefaçon induite et de la contrefaçon contributive.

Certains utilisent le terme « violation indirecte » pour désigner à la fois les cas sous b) et c), tandis que d’autres réservent ce terme exclusivement à la violation induite. Par conséquent, au nom de la simplicité, nous éviterons complètement le terme « violation indirecte ». Sachez cependant que le terme est largement utilisé par les tribunaux et les textes savants. Cela dit, la plupart semblent considérer à la fois la contrefaçon induite et la contrefaçon contributive comme des formes de contrefaçon indirecte.

Les dispositions en matière de contrefaçon prévues aux paragraphes (b) et (c) sont radicalement différentes de tout ce que nous avons vu dans les droits d’auteur et les marques de commerce:

EXEMPLE (1): Matthew et Meagan sont des frères et sœurs qui sont férocement compétitifs l’un avec l’autre. Un jour, Matthew défie Meagan de faire une reproduction du « Fuzzinator » breveté et de le vendre à leur ami, Toby. Ne voulant pas perdre la face, Meagan produit une copie contrefaite de la machine et la vend avec succès à Toby. Alors que Meagan est responsable en vertu du §271(a) pour violation de brevet, Matthew est responsable en vertu du §271 (b) pour avoir activement induit la violation.

EXEMPLE (2): Quelques jours plus tôt, Matthew avait mis au défi Meagan de reproduire un dessin de leur livre préféré, « Doug le chien mérite le dessert. »La copie contrefaite qu’elle produit n’expose en aucun cas Matthew à la responsabilité pour violation du droit d’auteur.

§271(b) la contrefaçon induite ne se limite pas à suggérer que quelqu’un pourrait bénéficier d’un produit breveté. La sous-section établit la responsabilité d’une personne qui « induit activement une infraction », ce qui nécessite une sorte d’acte délibéré ou intentionnel. Il suffit de montrer aux autres comment un appareil peut être utilisé pour recréer un appareil breveté. Voir par exemple Fromberg, Inc. v. Thornhill, 315 F. 2d 407 (5e Cir. 1963). Le demandeur faisant valoir la contrefaçon doit démontrer que le défendeur savait ou aurait dû savoir que ses actions inciteraient d’autres personnes à enfreindre le brevet du demandeur. Voir Hilgraeve, Inc. c. Symantec Corp., 272 F. Supp 2d 613 (E.D. Mich. 2003).

EXEMPLE: Meagan n’est pas particulièrement brillante (c’est pourquoi Matthew est capable de la convaincre de faire tant de choses stupides). Elle est cependant très amoureuse de son frère aîné et essaie de l’imiter de toutes les manières possibles. Elle met donc son amie au défi de produire et de vendre un porte-clés identique à un nouveau porte-clés breveté qui vient d’arriver sur le marché. Si Meagan n’a aucune idée que ses actions entraîneront la violation d’un brevet valide, elle n’est pas coupable en vertu du §271(b).

En cas de contrefaçon contributive, une question cruciale est de savoir si le dispositif aidant à la contrefaçon est un « produit de base » qui a de nombreuses autres finalités que d’aider à la contrefaçon de brevet. Dans l’affirmative, le fabricant du dispositif n’est pas responsable de la violation contributive en vertu du §271(c), qui exclut explicitement de son champ d’application tout article de base ou marchandise de commerce

 » pouvant être utilisé de manière substantielle et non infranchissable…. »

Même si la majorité de l’utilisation du produit de base sera une utilisation contrefaite, le fait d’avoir une « utilisation substantielle non infranchissable » le soustraira à la responsabilité du §271(c).

En outre, une infraction contributive peut survenir lorsqu’une partie fabrique et vend simplement un article que les clients utiliseront en contrefaçon. Dans ces cas, il serait trop lourd de forcer un titulaire de brevet à poursuivre les contrefacteurs directs, c’est-à-dire les consommateurs. Voir Aro Manufacturing Co. v. Cabriolet Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964).

En outre, il se peut que tout cas d’infraction contributive relève de la disposition sur la contrefaçon induite de la sous-section b), les tribunaux appliquant la sous-section c) lorsque la seule utilisation légitime est la contrefaçon. Voir Hornbook à la page 473.

Contrefaçon directe de brevet

Pour établir un cas de contrefaçon induite ou de contrefaçon contributive, il faut d’abord établir qu’il y a eu contrefaçon directe du brevet.

La contrefaçon directe, en vertu du §271(a), n’exige pas que le contrefacteur ait eu connaissance du brevet ou de sa contrefaçon; le simple fait de se livrer à l’une des cinq activités interdites rend coupable de contrefaçon. Les cinq actes qui sont interdits en vertu du présent article, lorsqu’ils sont accomplis sans la permission du titulaire du brevet, sont les suivants:

1. Faire une invention brevetée.
2. Utilisant une invention brevetée.
3. Offrant à la vente une invention brevetée.
4. Vente d’une invention brevetée.
5. Importation d’une invention brevetée aux États-Unis.

Souvent, le fait que le contrefacteur accusé a fabriqué, utilisé, vendu, etc., un produit ou un procédé n’est pas contesté dans le cadre d’une action en contrefaçon. La question est plutôt de savoir si ce produit ou ce procédé porte atteinte à un brevet valide.

Une affaire d’infraction comporte deux étapes essentielles. Premièrement, le brevet en question doit être interprété afin de déterminer ce qui est protégé. Deuxièmement, le produit ou le procédé du défendeur doit être comparé au bien protégé pour déterminer s’il enfreint le brevet.

EXEMPLE : Stan et Kyle créent un robot, pour lequel ils déposent une demande et obtiennent un brevet. Quand ils prétendent que le robot de Cartman viole leur brevet, Cartman n’a pas besoin de nier avoir fabriqué son robot. Il ne fait aucun doute que Cartman a fabriqué le nouveau robot (malgré ses protestations contraires) car sa mère a déjà dit à tout le monde que son doux petit garçon avait créé cette merveilleuse machine. La question est de savoir si le robot de Cartman enfreint une invention brevetée appartenant aux autres garçons.

Construction de la revendication & Interprétation

Tant qu’on ne comprend pas précisément ce qui est protégé, une plainte pour contrefaçon ne peut pas aller de l’avant. Rappelons que la langue d’une revendication de brevet doit être précise. Cette précision est importante non seulement pour obtenir le brevet, mais aussi pour empêcher d’autres personnes de copier la nouvelle invention.

Déterminer les limites précises de la demande est une question de droit qui est déterminée par le juge. Voir Winans c. Denmead, 56 U.S. 330 (1854); Glaxo Group, Ltd. v. Apotex, Inc., 268 F. Supp 2d 1013 (S.D. Ill. 2003); Markman c. Westview Instruments, 517 U.S. 370 (1996).

La langue utilisée dans la revendication de brevet, ainsi que le mémoire descriptif et les schémas ou modèles éventuels de l’invention seront pertinents pour la décision du juge, tout comme l’historique des poursuites en matière de brevet. Une fois que la portée du brevet a été déterminée, il incombe au jury/chercheur d’informations de comparer le produit du défendeur à la revendication de brevet correctement construite. Voir Arthrocare Corp. c. Smith & Nephew, Inc., 310 F. Supp 2d 638 (D. Del. 2004).

La construction d’une réclamation est une partie essentielle du processus, car l’application d’une signification différente à un seul mot ou à une phrase peut conduire à des résultats différents dans l’affaire. En plus des preuves intrinsèques mentionnées ci-dessus (la revendication, le cahier des charges, etc.), le juge peut tenir compte des éléments de preuve extrinsèques (tels que les dictionnaires et les témoignages d’experts) pour rendre une décision. Ce processus est généralement appelé audience Markman.

En outre, il existe certains « canons de construction » qui guident les tribunaux dans la construction et l’interprétation des revendications. Ceux-ci incluent:

• Titulaire du brevet en tant que lexicographe: Le titulaire du brevet est libre d’utiliser les mots d’une nouvelle manière ou de créer ses propres mots, tant que l’usage est clair et est dans la spécification. Parce que les brevets traitent de nouvelles technologies, de nouveaux termes sont souvent le seul moyen de décrire l’invention.
• Spécifications utilisées pour comprendre (ne pas varier, limiter ou ajouter des revendications): Bien que la spécification soit pertinente pour la construction de la revendication (voir Markman, ci-dessus), la spécification ne doit être utilisée que pour faire la lumière sur la revendication, plutôt que de la modifier de quelque manière que ce soit.
• Différenciation des revendications: Les revendications multiples doivent être lues de manière à éviter qu’une revendication ne soit superflue. En d’autres termes, chaque revendication d’un brevet doit être interprétée comme ayant une signification différente de toute autre revendication.
• Revendications interprétées de manière à préserver la validité : Lorsque deux interprétations possibles de la revendication sont possibles, dont l’une rendrait la revendication invalide, l’interprétation qui préserve la validité de la revendication devrait prévaloir.

Cela devrait suffire à rappeler le point soulevé au chapitre 6, à savoir que les dépôts de brevets devraient être laissés à ceux qui ont l’expérience de la technique. Le format et la rédaction des revendications peuvent avoir des effets bien au-delà de ceux envisagés pendant les jours grisants suivant la découverte d’une nouvelle invention. Autrement dit, lorsque la poussière initiale se dépose et qu’une nouvelle tempête commence à se former sous la forme d’une affaire de contrefaçon, le libellé précis de la revendication ainsi que l’historique des poursuites en matière de brevet auront un effet dramatique sur l’issue de l’affaire. Le jour venu, malheur au professionnel du droit qui a rédigé la revendication de brevet par négligence en raison d’un manque d’expertise professionnelle.

Contrefaçon littérale (l’affaire Super Soaker)

Une fois que le juge a délimité les limites du brevet, peut-être en accord avec un ou plusieurs des canons de la construction, le produit du défendeur doit être comparé au bien protégé. Il y a deux façons dont la violation peut avoir lieu ici. Soit le produit du défendeur comprend les éléments précis de l’une des revendications du demandeur (contrefaçon littérale), soit le produit peut inclure des éléments différents, mais non fondés, auquel cas il enfreindrait la Doctrine des équivalents.

La violation littérale est bien assez littérale. Si le produit du défendeur ne comporte même pas un élément inclus dans la revendication de brevet, il n’y a pas de contrefaçon littérale. Il est à noter que le produit du défendeur ne doit pas être comparé ici au produit breveté, mais plutôt à la revendication du brevet. Voir Loctite Corp. c. Ultraseal, Ltd., 781 F. 2d 861 (1985).

L’été 1993 a été particulièrement chaud. Au moins, il a dû faire particulièrement chaud quelque part, non? Et grâce à Larami Corp. v. Amron, 27 U.S.P.Q.2d (BNA) 1280 (E.D. Pa. 1993), les enfants de tout le pays avaient un choix de plus pour se rafraîchir. (Il est à noter que ces parties étaient également impliquées dans un litige relatif à une marque de commerce : Larami Corp. c. Amron, 1994 U.S. Dist. LEXIS 9453 (S.D.N.Y. 1994).)

Bien que le nom Larami ne soit peut-être pas un mot familier, les parents de jeunes seront probablement familiers avec la gamme de pistolets à eau Super Soaker fabriqués par cette entreprise. La cour a réitéré la règle selon laquelle le titulaire du brevet doit démontrer que chaque élément de la revendication du brevet se trouve dans le produit accusé et que s’il manque même un élément, il n’y aura pas de contrefaçon littérale. Bien que la posture procédurale de l’affaire fasse de Larami le demandeur ici, le propriétaire du brevet était Amron et Larami était le contrefacteur potentiel.

La revendication du brevet Amron utilisait le langage suivant:

jouet comprenant un boîtier allongé comportant une chambre pour un liquide dans celui-ci, une pompe comprenant un piston comportant une tige exposée et s’étendant vers l’arrière dudit jouet facilitant un fonctionnement manuel pour l’accumulation d’une pression appréciable dans ladite chambre pour en éjecter un flux de liquide à une distance appréciable sensiblement vers l’avant dudit jouet, et des moyens de commande de l’éjection. (Changements dans l’original, soulignement ajouté.)

Crucial ici est le mot « là-dedans. »La cour a conclu que le produit Larami n’avait pas de chambre « à l’intérieur » et qu’il n’y avait donc pas de contrefaçon littérale. Au lieu de cela, le Super Soaker avait un réservoir d’eau externe. La cour a beaucoup tiré de cette expression  » chambre qui s’y trouve « , et la décision semble reposer en grande partie sur le fait que le produit Larami ne satisfaisait pas à cet élément de la revendication de brevet d’Amron.

L’affaire Super Soaker est un parfait exemple des extrêmes qu’il faut respecter pour établir un cas de violation littérale. Parce que le Super-Trempeur avait une chambre « sur celle-ci » et non une chambre « à l’intérieur », il n’y avait pas de violation littérale selon la cour.

La Doctrine des Équivalents (DOE)

Même lorsqu’un titulaire de brevet ne peut démontrer une violation littérale de son invention, il peut être possible de gagner une affaire de contrefaçon sur la base de la Doctrine des Équivalents. Citant Lear Siegler, Inc. v. Sealy Mattress Company, 873 F.2d 1422, 1425 (Fed. Cir. 1989), la cour Larami a souligné que la Doctrine des équivalents est utilisée pour « gêner » un « copiste sans scrupules » qui évite la contrefaçon littérale en prenant soin de ne pas copier tous les détails de la revendication de brevet. La cour poursuit en soulignant, cependant, qu’il s’agit

 » réservé au cas exceptionnel. »

La Doctrine des Équivalents (DOE) est un exercice d’équilibre. D’un côté de la balance, nous devons pouvoir nous appuyer sur le libellé d’un brevet. D’un autre côté, les titulaires de brevets doivent bénéficier d’un certain niveau de protection contre ceux qui cherchent à contourner frauduleusement et intentionnellement les limites de la contrefaçon littérale. Le DOE est une idée créée judiciairement qui vise à maintenir ces objectifs concurrents en équilibre.

Un essai utilisé sous le DOE provient de Graver Tank v. Linde Air Products, Co., 339 U.S. 605 (1950). C’est ce qu’on appelle le « Test de Graver (Réservoir) », le « Test de Fonctionnement » ou parfois le « Test de Fonctionnement. »Quoi que nous l’appelions, la question est la suivante: Le dispositif accusé fonctionne-t-il sensiblement de la même manière et obtient-il sensiblement le même résultat que le dispositif breveté? Si c’est le cas, il pourrait s’agir d’un dispositif contrefait en vertu du DOE. (Ceci n’est pas nécessairement limité à un appareil.)

Un autre critère utilisé par certains tribunaux est le critère de l’interchangeabilité raisonnable. Ici, un produit enfreint le dispositif breveté si une « personne du métier » (rappelez-vous cette langue de notre discussion sur l’application §112?) considérerait les éléments comme raisonnablement interchangeables.

Comme pour de nombreuses doctrines qui proviennent et restent auprès des tribunaux, le DOE a de nombreuses incarnations différentes. Hornbook à 483 traite du « Test des différences insubstantielles. »D’autres principes qui jouent parfois un rôle dans les affaires de DOE comprennent l’octroi d’une protection plus large aux inventions pionnières et le contrôle de l’équivalence au moment de la contrefaçon (ce qui signifie que la portée du brevet peut changer au fil du temps). En fait, dans l’arrêt Warner-Jenkinson (dont il est question ci-dessous), la Cour suprême a choisi de ne pas prescrire un critère particulier que les tribunaux doivent appliquer en vertu du DOE, mais a plutôt donné aux tribunaux la souplesse nécessaire pour mener leur analyse d’une manière adaptée à l’affaire en cause. Voir aussi Hornbook à 485.

Limitations de la Doctrine des équivalents

Parce que le DOE est destiné à équilibrer des intérêts concurrents (fiabilité du libellé du brevet contre protection contre la sournoiserie), ses limites ne sont pas illimitées.

Un cas moderne de premier plan sur la doctrine des équivalents est Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997). Dans l’affaire Warner-Jenkinson, le concept de  » préclusion de l’emballage du dossier  » ou de  » préclusion de l’historique des poursuites  » s’est joué au désavantage du titulaire du brevet.

Lors de la poursuite d’une revendication de brevet, des modifications sont parfois apportées à la revendication afin de satisfaire aux demandes de prise de force. Dans l’affaire Warner-Jenkinson, Hilton Davis avait ajouté une limitation à leur revendication de brevet afin de distinguer leur invention d’un brevet existant et donc de convaincre le bureau de prise de force de délivrer leur nouveau brevet. L’invention incriminée en l’espèce serait toutefois tombée sous le coup de la revendication telle qu’elle était initialement écrite, mais pas sous celui tel qu’il a été modifié. Étant donné que ce changement faisait partie de l’historique des poursuites et que ce changement était apparemment vital pour la délivrance du brevet, le fait pour un dispositif accusé de ne pas tomber sous le coup de la revendication modifiée empêche ce dispositif de tomber sous le coup du DOE.

EXEMPLE : Hélène est évaluatrice immobilière et inventrice amateur. Elle a inventé un nouvel appareil photo qui prend des photos des propriétés du sujet et imprime des étiquettes contenant des listes détaillées des autres propriétés à proximité. Lors de la poursuite du brevet, sa revendication est modifiée pour inclure la limitation suivante: « imprime des étiquettes à l’aide d’encre contenue dans l’appareil photo. » (ajout en italique). Si un concurrent développe plus tard un appareil similaire et qu’Hélène poursuit pour contrefaçon, elle échouera même sous le DOE si l’appareil concurrent utilise de l’encre dans une cartouche indépendante de l’appareil photo. Après tout, le fait que l’encre se trouvait dans l’appareil photo est apparu très important dans la sécurisation du brevet par Hélène, donc le fait que l’appareil de son concurrent n’inclut pas cet élément doit également être très important in cette fois pour le distinguer comme un appareil non équivalent et non infringant.

L’idée ici est que le demandeur a renoncé au droit de revendiquer la propriété de tout ce qui est exclu par la limitation ajoutée lors de la poursuite du brevet, et ne peut donc pas prévaloir sur une revendication de contrefaçon qui dépend de la propriété du ou des éléments exclus.

Plus récemment, la Cour suprême a discuté de l’impact de la préclusion par antécédents de poursuite, car elle affectait la Doctrine des équivalents dans Festo Corp. c. Shoketsu Kinzoku, 535 U.S. 722 (2002), estimant que de telles modifications ne créent pas une barre absolue, mais doivent plutôt être examinées à la lumière de la raison du changement.

Avant de quitter le DOE, il convient de noter la « Doctrine inverse des Équivalents » rarement appliquée. »Le DOE inverse s’applique lorsqu’un contrefacteur accusé produit un dispositif qui enfreindrait littéralement ou enfreindrait le DOE, mais qui produit un résultat si différent du dispositif breveté qu’il est considéré comme une invention non infranchissable. Voir SRI International c. Matsushita Electric Corp., 775 F. 2d 1107 (CA 1985). La principale raison sous-jacente est qu’un titulaire de brevet ne devrait pas être en mesure d’étouffer des innovations spectaculaires grâce au monopole accordé par la prise de force.

EXEMPLE : Pam Sawnd invente un dispositif qui utilise une « source de lumière » pour aider à aligner les tuyaux dans un tunnel. La « source de lumière » utilisée est une lampe de poche à haute puissance. Quelques années après le dépôt du brevet de Pam, L.G. Mara fabrique un appareil identique qui utilise un laser comme source de lumière. Ce changement n’enlève pas la responsabilité de l’appareil de L.G. en tant que dispositif de contrefaçon littérale. Cependant, parce que l’utilisation d’un laser est très innovante, un tribunal répugnerait à empêcher L.G. d’utiliser son appareil simplement parce que Pam détient un brevet valide. La Doctrine inverse des Équivalents s’appliquerait ici.

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